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专利文件撰写中的“推敲”与“一字千金”

时间:2018-5-17 15:43:21 来源:www.ipleader.com.con 点击:480

专利的说明书和权利要求书,是专利最重要的法律文件,是技术与法律相结合的产物。法律文件最大的特点是严谨,对于专利文件来说还要清楚、完整,以尽量避免出现理解歧义和发明目的无法实现。专利文件的撰写,是用法律的思维和语言表达技术的过程,表达的越完美,专利质量越高,技术的价值才能通过专利得到体现。反之,撰写不当,则容易导致专利申请不能授权,授权后的专利被宣告无效,或者在侵权诉讼中被认定侵权不成立。同样一项技术申请专利,得到的是“专利金矿”还是“专利垃圾”,有时只是一个词汇、一句话甚至一个标点符号的差距。这不是危言耸听,而是从事专利代理行业16年以来,在专利咨询、专利代理工作中,遇到的一个个真实的案例。拣几件有代表性的案例与读者参考,以便让申请人和代理人引以为戒。



1、一个标点符号造成发明专利申请被驳回


这是接待的一个发明驳回案件申请人的咨询案例。该申请人自己撰写并提交了一件发明专利申请,在实质审查阶段,专利局发了两次审查意见通知书,第一次申请人自己进行答复,第二次找了一个专利代理人进行答复,两次答复后该申请被驳回。该专利申请被其他专利文献引用了6次,合享价值度评技术先进性评分为8分,被评价为技术先进性较好。

该专利申请涉及一种生发乌发液,只有一项权利要求,说明书只有一页半。权利要求保护的技术方案为“一种生发乌发液配方含:何首乌,生地,熟地,菟丝子,当归,丹参,白藓皮,侧柏叶。以水、酒精为溶剂用浸制成生发乌发液。”驳回理由为:八种中草药之间仅用逗号分隔,本领域技术人员不清楚八种中草药之间是“和”还是“或”的关系,导致保护范围不清楚。且申请人第一次答复解释为“或”的关系,第二次答复解释为“和”的关系,亦证明了权利要求保护范围本身是不清楚、不确定的。

实际上说明书中记载了每种中草药“占总比例12.5%”,可以明确确定各中草药之间为“和”的关系,但申请人不了解申请和答复以及修改的相关规定,才最终仅仅因为一个标点符号使用不当导致了专利申请被驳回。


2“白加黑”黑掉了授权发明专利


此案例涉及名称为“复合预混料”的第03116265.7号授权发明专利,笔者接受无效宣告请求人委托代理其宣告该发明专利权无效。在对专利文件分析过程中发现,授权公告的权利要求3中,载体限定为“白碳黑”,而在初审公布的文本中,权利要求和说明书中载体均记载为“白加黑”而不是“白碳黑”。因此可以推知,申请人是在实审过程中将“白加黑”修改为了“白碳黑”。但是通过公开文本并不能唯一得出载体为“白加黑”是明显文字打印错误,也不能唯一得载体应该为“白碳黑”,因此修改超出了原始公开的范围,修改不符合专利法第三十三条的规定。最终,无效决定支持了笔者的观点,以权利要求1、2不具备创造性,权利要求3修改超范围,宣告该发明专利权全部无效。

发明专利,在无效之前曾经进行过专利实施许可,对专利权人来说是一件确确实实给其带来了经济利益的专利技术,但因为申请撰写时的一字之差而被宣告无效,算得上“一字千金”。虽然在实审程序中发现了该问题并做了主动修改,但此时修改并不符合法律规定,错误已经无法弥补。




3、一个数字的错误导致权利要求被宣告无效


该案是笔者作为无效宣告请求人的代理人,办理的一个关于“新型食品加热器”的无效宣告案例。该专利共6项权利要求,从属权利要求2-5均只引用了权利要求1。但笔者发现,其权利要求3中的“横杆(5)”、权利要求5中的“支撑架(9)”在被引用的权利要求1中均未有记载,造成引用关系不清楚,因此权利要求3、5不符合专利法第20条第1款的规定。虽然口审时,专利权人主张权利要求3、5引用关系不清楚系笔误,但合议组认为:首先,专利权人并未给出权利要求3、5引用关系属于明显笔误的有说服力理由;其次,权利要求间引用关系的改变会引起保护范围的变化,对专利权的权利范围会产生实质性影响,不能将权利要求之间引用关系的不清楚简单认定为笔误。因此,在专利权无效阶段,专利权人希望以更正笔误的方式改变权利要求3、5引用关系的主张不能被支持。从而,专利复审委员会宣告该专利权利要求3、5无效。

实际上,如果权利要求3引用权利要求2,权利要求5引用权利要求4,便可克服上述缺陷。这也是由撰写失误导致的不利后果。虽然只是简单一个数字的差异,但在无效程序中没有机会通过修改来弥补,导致权利要求被宣告无效。


4、一句话不严谨导致的发明专利被全部无效


该案例笔者最近代理的一件发明专利权无效宣告请求,在本案例中笔者正是抓住了专利说明书中两句话的表述缺陷,而成功宣告了发明专利权全部无效。

该案涉及日常金属垃圾热加工处理装置及处理方法,是利用金属垃圾在加热滚筒内被加热,使油漆等挥发,铝合金熔化,从而脱除金属垃圾中有机杂质并实现铝与钢铁分离。在该发明专利说明书中记载有一名话:“加热滚筒5在进料端焊接有密封用法兰4,加热滚筒5通过该法兰4与所述烟罩3连接并组成迷宫密封。”笔者基于相关专业知识认为,本发明专利涉及的加工处理装置,工作过程中加热滚筒5必须转动,而烟罩3是静止不动的,密封法兰是固定密封连接,如果用法兰连接加热滚筒和烟罩,将导致加热滚筒无法转动,无法实现发明目的。而迷宫密封,是一种非接触式密封,转动部件和静止部件之间不接触不连接。因此,“加热滚筒5通过该法兰4与所述烟罩3连接并组成迷宫密封”无法实现发明目的。

同样,该发明专利说明书还记载有“油漆挥发的热量足以熔化铝,铝会变成颗粒状,便于筛分”。而通过技术分析,一般来说废旧金属垃圾例如易拉罐、自行车架上的油漆量较小,其燃烧产生的热量难以熔化铝。另外,油漆挥发本身是吸热过程,所以“油漆挥发的热量足以熔化铝”显著违背上述常识。并且,熔化的铝在不熔化的废钢条存在的环境中,也难以保证形成颗粒状。根据上述分析,显然这句话也是无法实现的。因此,以说明书不符合专利法第26条第3款的规定,作为无效理由。而专利复审委员会支持了该意见,最终宣告该专利权全部无效。

对于该案例,应该是代理人对专业知识欠缺,以及代理时工作不够严谨,存在着想当然的问题,因为说明书中两句话描述不严谨。虽然该发明专利经过了国家知识产权局的实质审查,但在整个说明书中仅仅两句话的不严谨,对于审查任务繁重的审查员来说也不易察觉,最终导致整个发明专利被宣告了全部无效。



启示和思考:这些案例,本质上是形式问题,如果撰写人员撰写或者申请人审阅申请文件时,或者审查员在进行审查时,如果工作足够认真、严谨,是可以发现并在授权之前通过修改克服的。但在专利权无效宣告程序中,由于对专利文件修改的严格限制,无法通过修改来克服,才导致了专利权被无效。这种结果,表面看是撰写问题,更深层次的原因,其实还与国内申请人自身对专利的不够重视有关。国内很多申请人未将专利质量放在优先考虑位置,而是过于关注专利申请的费用。或者为省代理费自己撰写,或者哪家代理机构的收费低就找哪家。但是权利人忽略了一个重要问题:代理机构也要生存,对于代理费低的委托,只能通过压缩案件处理时间来降低成本,代理人无法花费更多时间和精力对每一句话进行仔细推敲。另外,由于专利申请代理费用低,高水平的代理人一般会把兴趣放在代理专利无效、诉讼或专利分析上,而不屑于做专利撰写。这必然会导致,低代理费买来的是低质量代理,低质量代理产生的就是专利垃圾。最终,损害的还是自己的利益。


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